유럽이나 호주의 주택에 많이 설치되어 있는 천장팬 (ceiling fans)은 천장형 선풍기라고도 불리우며 여름철 실내온도를 낮춰주거나 겨울철 난방열이 골고루 퍼지도록 만드는 용도로 유용하게 사용됩니다. 호주의 천장팬 시장에서 유명세를 떨치고 있는 회사는 Hunter Pacific과 Martec이라는 회사들인데 최근 벌어진 이 두 라이벌 간의 디자인 침해 소송(Hunter Pacific International v Martec Pty Ltd [2016] FCA 796)에서 호주 연방 법원은 Hunter Pacific의 손을 들어주었습니다.
이 사건에서 Hunter Pacific은 자신들이 보유한 등록디자인과 본질적으로 유사한 팬을 Martec이 수입, 판매해서 등록디자인이 침해됐다고 주장했습니다. 법원은 비교 대상 물품과 등록디자인 간에 소정의 외형상 차이점이 존재함을 인정하면서도 중대하고 눈을 사로잡는 유사성 (significant and eye-catching similarities)이 있기 때문에 결국 디자인 침해라는 결정을 내렸습니다. 이 결정으로 Martec은 관련 상품들을 모두 수거, 폐기하거나 Hunter Pacific에 손해 배상을 해야 할 처지에 처했습니다.
호주에서 등록디자인의 보호 범위는 물품의 모양, 형상 또는 패턴을 포함합니다. 여기에서 중요한 점은 ‘기술적 사상’을 보호하는 ‘특허’와는 달리 눈에 보이는 외관을 보호한다는 것입니다. 다시 말해, 내부의 구조, 작동 원리, 제조 방법 등에 다소 차이가 있다고 하더라도 침해대상 물품이 종합적/시각적으로 유사(substantial similarity in overall impression)하면 디자인권의 침해에 해당될 수 있습니다.
호주에서 등록디자인의 출원 건수는 매년 증가세를 보이고 있고 2015년에는 전년도보다 4% 증가한 총 7,024건의 등록 디자인 출원서가 접수되었습니다. 이 중 약 60%에 해당하는 건이 해외 출원인이 출원했으며, 물품의 종류는 가방이나 의류, 신발, 액서서리에서부터 자동차, 휴대폰, 공작기계 등을 망라합니다.
디자인으로 등록할 수 있는 대상은 광범위하나 저작권의 보호 대상인 예술작품, 도체회로 (circuit layout), 또는 화폐나 올림픽 메달 등은 디자인 보호 대상에서 제외됩니다. 디자인 등록에 성공하면 해당 디자인에 대해 독점권을 부여받고 제3자에게 라이센스를 허여하거나 권리를 양도할 수 있습니다. 현행법상 등록디자인의 존속기간은 최초 등록일로부터 5년이고 갱신신청시 추가 5년이 부여되어 최대 10년입니다.
호주 최초의 디자인 등록은 빅토리아 주에 거주하던 Albert Holdsworth라는 사람이 무려 110년 전 경에 출원한 의복 디자인이라고 합니다. 구 디자인법 (Designs Act 1906)하에서는 방식심사(formality checks) 외 실체심사가 필수이어서 디자인 등록이 다소 까다로웠지만, 2004년에 개정된 현행 디자인법(Designs Act 2003) 하에서는 실체심사가 선택사항이라 방식심사만 통과하면 디자인 등록증을 받을 수 있습니다. 이때 주의하셔야 할 점은 제3자 침해사건에서 무심사 등록디자인에 대한 권리를 행사하기 위해서는 반드시 실체심사를 신청해서 디자인 유효성 (certified design)을 입증받아야 합니다. 실체심사시 호주특허청의 심사관은 등록디자인이 선행 디자인과 비교했을 때 신규성 (novelty) 및 독창성 (distinctiveness)이 있는지를 판단하고 둘 중 하나라도 결여되었을 때에는 등록 디자인 무효 결정을 합니다.
지식재산권의 속지주의 원칙상 호주에 등록된 디자인의 권리는 호주 내로 한합니다. 따라서, 해외에 제품을 수출하는 회사의 경우 해당 국가에 별도로 디자인 등록을 받아야 합니다. 많은 국가들이 헤이그 조약 (Hague System for the International Registration of Industrial Designs)에 가입되어 있어 한 개의 디자인 출원으로 가입국 모두에 출원하는 효과를 볼 수 있지만 안타깝게도 현재 호주는 조약 가입국이 아니므로 개별 국가 출원을 해야 합니다.
흥미로운 점은 대다수의 국가에서 지식재산권인 디자인을 지칭할 때 “산업디자인(Industrial Designs)” 또는 그냥 “디자인”, 일본의 경우 “의장”이라는 명칭을 사용함에 반해 미국에서는 “디자인특허” (Design Patent)라는 말을 사용합니다. 또한, 호주나 한국에서 사용되는 “특허”라는 용어는 미국에서는 “Utility Patent”를 뜻합니다. 이런 이유 때문인지 간혹 해외 고객들이 호주에 특허를 등록하고 싶다고 하여 상담을 진행하다보면 특허가 아니라 디자인을 가리키는 경우가 종종 있습니다.
특허에 비해 절차나 비용이 간소함에 비해 권리는 특허못지 않는 등록디자인 제도를 비지니스에 잘 활용하시면 많은 도움이 되실 것입니다. 특히 의류, 악세사리, 가방, 가구, 기계 부품 등을 제조하거나 수입 판매하시는 분들은 제품이 시장에 출시되기 전에 디자인 등록을 고려해보시기를 권해드립니다.
작성자: 김현태 호주변호사, 상표변리사
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