2022년 3월 10일자로 발효된 호주 디자인법 (Designs Act 2003 (Cth))은 그동안 업계에서 꾸준히 요구되어 온 신규성 상실의 예외 주장제도를 도입하고 전용실시권자에게도 소 제기 권한을 부여하는 등 전체적으로 융통성있는 방향으로 개정되었다는 평가를 받고 있습니다.
2022년 3월 10일자로 발효된 호주 디자인법 (Designs Act 2003 (Cth))의 주요 개정 내용은 다음과 같습니다.
디자인 신규성 상실의 예외 주장제도 도입
그동안 호주에서는 디자인에 대한 신규성 상실의 예외 주장이 불가능하여 출원 전 디자인이 공지되었을 경우 신규성을 상실하게 되어 구제받을 방법이 없었습니다. 하지만 이번 개정법을 통해 출원 전 디자인이 공지되었다 하더라도 해당 공지일로부터 12개월 이내 출원이 이루어지고 신규성 상실 예외주장을 거친다면 심사시 해당 디자인이 우선일 전 공지되지 않은 것으로 간주하도록 변경되었습니다.
새롭게 도입된 신규성 상실 예외주장을 하기 위해서는 해당 디자인의 공지가 반드시 2022년 3월 10일 또는 그 이후에 이루어지고, 출원일은 해당 공지일로부터 12개월 이내가 되어야 합니다. 적법한 공지의 주체는 디자이너, 출원인 또는 해당 등록디자인에 권리가 있는 자 모두 해당되어 이 혜택의 누릴 수 있지만, 외국의 지식재산청 또는 WIPO 사무국에 의해 공지된 디자인의 경우 신규성 상실 예외주장을 할 수 없습니다. 또한, 해당 디자인의 공지가 반드시 호주 내에서 발생할 필요는 없고, 호주 외 국가나 또는 온라인 플랫폼을 통한 공지 모두 대상이 됩니다. 신규성 상실 예외주장을 위해서는 출원과 동시에 또는 심사단계에서 적합한 선언서를 제출해야 합니다.
선 사용자의 침해면제
신규성 상실의 예외 주장제도가 도입됨에 따라 이 제도를 활용해 등록된 디자인의 우선일 이전 이미 해당 디자인을 사용했던 제3자는 디자인 침해의 예외로 인정되어야 할 필요성이 있습니다. 따라서, 개정법에서는 위와 같은 선 사용자의 침해 예외를 명문화했습니다. 이는 신규성 상실의 예외 주장제도를 이용하는 디자인등록출원인과 제3자의 선사용자의 이해관계를 균형있게 조절하기 위함이고, 출원인이 신규성 상실의 예외 주장제도를 최대로 이용하기 위해 공지일로부터 12개월 직전까지 출원을 지연시키는 것을 지양하도록 하기 위한 것입니다.
선의의 침해자의 책임 경감
호주 디자인은 출원 후 등록되기 전까지는 비공개 상태를 유지하기 때문에 이 비공개 기간동안 제3자의 디자인 사용이 있었다면 추후 출원디자인의 등록 후 본의아니게 등록디자인의 권리를 침해한 상황에 놓이게 됩니다. 이에 대한 구제방안으로 침해자가 디자인 사용당시 출원인의 디자인 출원 여부를 인지하지 못했고 이를 알 수 있는 합리적인 수단도 없었으며, 디자인 등록 여부를 확인하기 위한 적절한 조치를 취했다는 것을 증명한다면 ‘선의의 침해자’로 인정받아 법원으로부터 배상금 지급 면제 또는 감면 등을 받을 수 있도록 입법화되었습니다.
전용실시권자에 침해의 소 제기 권한 부여
개정법 이전 호주에서는 디자인 침해 소송은 디자인등록권자만이 제기할 수 있었습니다. 상당수의 호주 디자인등록권자가 호주 외 국가에 거주하고 호주 내 전용실시권자의 요청에 의해 호주에서 소를 제기하는 것을 꺼려하는 경우가 많아 호주 내 전용실시권자의 권리 보호가 시급한 실정이었습니다. 이번 법 개정을 통해 디자인 전용실시권자에게도 침해의 소 제기 권한을 부여하여 침해상황 발생시 등록권자의 개입없이 단독으로도 권리행사가 가능해졌습니다.
디자인 공개요청 옵션 삭제 및 자동 방식심사 개시
호주 디자인의 등록출원시 기존에는 ‘등록요청’과 ‘공개요청’ 중 선택하도록 되어 있었습니다. ‘공개요청’은 해당 디자인의 등록은 원하지 않으면서 디자인을 고의로 특허청 공보에 공지시켜 추후 제3자의 동일 또는 유사한 디자인 또는 특허출원시 등록을 막도록 하는 방어적 용도였습니다. 하지만 이 공개요청 옵션이 실제 사용되는 사례가 극히 적었고 개인 출원인에게 용어관련 혼동을 주어 이번 개정법에서는 폐지되었습니다.
또한 기존에는 출원일로부터 6개월 안에 디자인의 ‘등록요청’이 없었을 경우 해당 출원이 자동으로 소멸처분되었으나 이번 개정법을 통해 6개월 동안 출원인으로부터 ‘등록요청’이 없을 경우 자동으로 방식심사가 개시되도록 변경되었습니다.
등록갱신 유예기간 내 권리 존속 인정
디자인 존속기간 만료 후 갱신료를 납부할 수 있는 6개월의 유예기간 동안 디자인권의 존속여부가 불분명하다는 지적에 따라, 유예기간 내 갱신료가 납부될 경우 디자인권이 존속됨을 명문화시켜 해당 기간 내 침해가 발생했을 경우 권리행사가 가능함이 명확해졌습니다.
침해 판단 테스트 완화
호주에서 디자인 침해 판단시 법원에서는 해당 물품과 관련된 ‘informed user’(정통한 사용자) 관점에서 디자인의 동일성과 전체관찰시 본질적 유사성을 판단해왔습니다. 하지만 ‘informed user’라는 단어는 반드시 해당 디자인 물품을 사용해 본 사람으로 국한된다는 지적에 따라, 개정법에서는 실제로 해당 사용해 본 사람일 필요는 없고 해당물품에 ‘familiar person’ (친숙한 자)로 용어가 변경되어 테스트 기준이 완화되었습니다. 본 테스트 조항은 상기 다른 개정조항과 달리 2021년 9월 11일부로 이미 발효되었습니다.
작성자: 김현태 호주변호사, 상표변리사
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