2016년도 기준으로 호주 특허청에 출원된 전체 상표 출원건수는 71,344건에 육박합니다. 전년도에 비하면 소폭 감소하기는 했지만 여전히 2년 전에 비하면 11% 증가한 수치였습니다. 호주 내 상표 등록 활동이 활발해지면서 출원된 상표의 등록을 반대하는 이의신청 건수도 매년 증가하고 있습니다. 호주 특허청에 출원된 상표는 심사를 통과하면 일정 기간 동안 상표 공보상에 의무적으로 등록예고 사실이 공고되는데 이 기간 동안 누구나 원할 경우 이의신청이 가능합니다. 주로 동종업계의 경쟁사 출원동향을 모니터링하고 있다가 경쟁사의 특정 문자 또는 로고의 독점권 획득시도를 저지하려는 목적 또는 본인이 오랫동안 미등록 상태로 사용해 온 상표를 누군가 무단으로 등록하려는 것을 발견했을 때 주로 이용됩니다.
이의신청 절차는 법원의 소송절차와 많은 부분 유사한데 쌍방이 자신들의 주장을 담은 서면과 증거를 주고 받으면서 진행되고 소요 기간도 최소 1년이 넘을 수 있어 법률 전문가의 도움 없이 직접 절차에 임하기는 현실적으로 어렵습니다. 이런 이유로 소요될 비용과 시간 등을 감안해서 본인이 정당한 상표 등록권자임에도 싸움을 피하는 선택을 하기도 하는데, 이런 선택의 결과는 정당한 상표권자임에도 어쩔 수 없이 오랫동안 사용해 온 브랜드를 포기하고 경우에 따라서는 상대가 요구하는 데로 합의금을 물어주고 사건을 종료시키는 억울한 경우도 생깁니다.
최근 이런 상표 분쟁 사건의 방어를 위한 보험 상품이 호주에 소개되었습니다. BMS Risk Solutions, CFC Underwriting 그리고 IP firm인 Griffith Hack이 콘소시엄을 구성해 개발한 “Trade mark Protect”란 상품인데, 크게 이의신청 보험과 등록상표 보험 있는데 각각 최소 보험료가 $215부터 시작하고 이의신청과 등록상표 취소 proceedings이 발생시 법률 비용으로 최대 $50,000 까지 커버 해 준다고 되어 있습니다. 특이한 점은 이 보험 상품이 탄생하게 된 과정입니다. 이 보험상품의 설계 전부터 호주특허청이 AusTender를 통한 공개 경쟁 입찰을 통한 상품 개발사를 선정했기 때문입니다. 이 보험 상품에 대해 호주특허청이 보증을 해주는 것도 아니고, 이 상품의 판매 과정에서 호주특허청이 소개료를 받는 것도 아닌데 공개입찰 형식으로 개발사를 선정한 것이 눈에 띕니다. 여하건, 호주에서는 처음 있는 시도라 성패가 주목됩니다.
작성자: 김현태 호주변호사, 상표변리사
본 칼럼과 관련하여 문의사항이 있으시면 여기로 연락주십시오.
Laminar IP는 호주 및 뉴질랜드 지식재산권법 전문 법인으로서 특허, 상표, 디자인의 출원, 등록 및 분쟁해결 관련 폭넓은 서비스를 제공합니다.
면책공고
본 칼럼은 작성일 기준 시행되는 법규를 기반으로 작성된 것이며 일반적인 정보 제공 목적으로 작성된 것이므로, 필자 및 필자가 소속된 법인은 이후 법규의 신설, 개정, 폐지로 인한 변경 사항 및 칼럼 내용의 전부 또는 일부로 인해 발생한 직·간접적인 손해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다. 상기 내용에 기반하여 조치를 취하시기에 앞서 반드시 개개인의 상황에 적합한 자문을 구하시기 바랍니다.
