일찍부터 지식재산권의 중요성을 깨달은 기업들은 현재 사용하고 있는 상표들 뿐만 아니라 언젠가 사용할 지도 모르는 상표 및 경쟁사가 미리 선점하면 불편을 끼칠 것 같은 상표들까지 조사하여 보험 차원에서 보유하는 경향이 있습니다. 이는 특허 및 디자인의 영역에서 더욱 두드라지는 데 특히 기술 개발의 속도가 빠르거나 개발의 방향이 어디로 진행될 지 모르는 분야에서는 핵심 기술 뿐만 아니라 융합, 복합 기술을 망라하여 경쟁적으로 지식재산권을 확보하려고 합니다.
비교적 규모가 큰 기업들은 사내 특허팀을 통해 경쟁사의 지식재산권 출원 동향을 지속적으로 모니터링 합니다만, 시간과 비용 관계상 타 업종에 속한 업체들의 동향까지 파악하기는 것은 어렵습니다. 따라서, 타 업종에 속한 업체로부터 침해 금지 경고장을 받는 일은 일상적인 일은 아닙니다.
지난 6월 미국의 대형 은행인 시티뱅크가 통신회사인 AT&T를 상대로 자사의 ‘THANKYOU’ 상표권을 침해했다며 침해금지 가처분 소송을 제기했을 때 시장의 반응도 시티뱅크가 이런 상표들을 보유하고 있는지 조차 몰랐다는 것이었습니다. 기실 시티뱅크는 2004년 부터 신용카드업, 리워드 프로그램을 통한 판촉서비스 등을 지정서비스로 해서 THANKYOU 관련 상표들을 하나씩 등록해 왔었고 포트폴리오에는 “CITI THANKYOU”, “CITIBUSINESS THANKYOU” 등이 포함됩니다.
통신회사인 AT&T는 “AT&T THANKS”라는 상표를 4월에 출원하고 이 명칭을 사용해 대대적인 마케팅을 펼치다가 시티뱅크에 레이더에 걸린 셈인데 아마도 상표 서치를 제대로 수행하지 않았거나 타 업종인 시티 뱅크의 상표 포트폴리오를 간과했던 게 아닐까 싶습니다. 하지만 가처분소송의 결과는 의외로 AT&T의 승리로 끝났는데 그 내막을 들여다보면 시티뱅크가 준비를 제대로 못한 채 공격에 나선 듯 싶습니다.
미국의 상표법상 침해금지 가처분신청이 인용되기 위해서는 피고의 상표 사용으로 인해 원고에게 회복할 수 없는 손해 (irreparable harm)가 발생함을 일견 납득할 만한 수준에서 증명해야 하는데, 통상 원고의 레파토리는 고객들 간에 혼동 발생 및/ 또는 그동안 쌓아 온 명성 (reputation)의 실추 등을 관련 증거를 제시하며 주장합니다. 그런데 이 사건에서 시티뱅크가 제시한 증거로는 엉뚱하게도 AT&T의 ‘통신’ 서비스에 불만을 제기한 고객들의 코멘트였고 이는 시티뱅크의 상표가 등록된 지정 서비스 (리워드 프로그램을 통한 판촉서비스)와는 다소 거리가 먼 것이었습니다.
또한, 과거 시티뱅크의 상표 등록시 이미 두 건의 유사한 선행 상표들 “UBS PAINEWEBBER THANK YOU”와 “THANK YOU, NEW SOUTH” (로고 형태) 이 존재 했었는데, 이 인용 상표들을 극복하기 위해 시티뱅크는 자사의 상표가 특별히 카드업과 관련된 판촉서비스에 한정되어 있고, 로고 형태인 인용 상표들과 외관상 현저한 차이가 있다고 주장한 전력이 있었습니다. 이 자료를 입수한 AT&T 측은 시티뱅크가 펼쳤던 논리를 역으로 이용해서, 첫째 AT&T는“AT&T THANKS” 라는 상표를 통신업과 관련된 판촉서비스에 국한해서 사용했고, 둘째, 항상 로고 형태로 사용했기 때문에 시티 뱅크의 상표를 침해하지 않았다고 주장했고, 법원은 이 주장을 받아들였습니다.
호주에서도 Thank You 라는 단어가 들어간 다양한 상표들이 출원 또는 등록되어 있는데, 예를 들어 “THANKQ”, “THANKUBANK”, “THANK GOD YOU’RE HERE”, “THANKS TO YOU” 등입니다. 그 중에서도 아기 기저귀, 음료, 시리얼 등을 판매하는 Thank You Group Pty Ltd라는 회사가 가장 적극적인 것 같습니다. 2014년 시티뱅크가 호주에서도 “THANKYOU FROM CITI”라는 상표를 출원해서 심사를 통과했고, STY.Com Limited이라는 회사도 “SIMPLY THANK YOU”라는 상표를 출원 했었는데, 이 두 건 모두 Thank You Group Pty Ltd의 이의신청에 막혀 1년이 넘게 특허청에 계류 중에 있습니다.
한국에서도 지난 2002년 구 한빛은행이 우리은행으로 행명을 변경할 당시 은행들 간 상표권 분쟁을 벌인 바 있습니다. 우리은행이 “우리은행”이라는 행명을 상표로 등록하려고 시도했을 때 시중 8개 은행은 연합해서 특허청에 등록무효심판을 신청했고 이후 특허법원에 제소했는데, 특허법원의 판단은 은행업, 신용카드업 등에서 `우리은행’ 상표를 등록한 것은 무효라고 판단했지만 재무관리업, 재무상담업, 홈뱅킹업 등에서는 상표등록이 유효하다고 판단했습니다. 이 사건은 이후 대법원까지 올라갔었는데 대법원은 은행 간 ‘우리은행’과 ‘우리 은행’이 혼용될 경우 혼란을 피할 수 없고, `우리’라는 단어에 대한 일반인의 자유로운 사용을 방해하는 것이어서 독점권이 인정되는 상표 등록이 무효라고 판시했습니다.
결국 우리은행의 상표 등록은 무효가 되었지만 그렇다고 우리은행이 행명을 바꿔야 할 필요는 없었습니다. 타인의 상표권을 침해하는 것도 아니고, 이미 사용에 의한 식별력을 취득했으므로 한국의 부정경쟁법의 보호를 받을 수 있었기 때문입니다.
작성자: 김현태 호주변호사, 상표변리사
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