호주에서 발원하여 전세계적으로 사랑받고 있는 유명 브랜드 중 대표적인 것이 어그 부츠 (Ugg Boots)입니다. 어그 부츠는 안쪽은 양털, 바깥쪽은 스웨이드 재질의 양가죽 두 개를 덧붙여 만든 목이 긴 스타일의 신발로 어떤 이는 해변의 서퍼들이 물에서 나와 추운 발을 따뜻하게 할 요량으로 만들어 신었다고 하고, 또 어떤 이는 1차 세계대전 당시 비행기 조종사들이 신었다는 fug boots가 원조라는 말합니다.
위키피디아에 따르면 인류가 양가죽으로 만든 신발을 신은 것은 기원전 500년 전으로 거슬러 올라간다고 합니다. 고대 그리스의 철학자 플라톤이 쓴 책에도 Potidaea 지역 사람들이 추운 발을 보호하기 위해 양가죽으로 만든 신발을 신었다고 기록되어 있습니다. 양가죽 신발의 역사는 매우 오래된 것으로 보여지나 이런 스타일의 신발이 어그 부츠라는 이름으로 불려지기 시작한 곳은 호주라는 게 정설입니다. 초기 양가죽 신발의 바깥쪽에는 힘줄이나 살점들이 덕지덕지 붙어있어 그 모양이 보기 좋지 않아 Ugly, Ugh, Ugg 등으로 불렸다고 전해집니다.
1971년에 호주에서 “Ugh-Boots”라는 상표를 신발 등과 관련하여 등록한 사람은 서퍼 출신인 Shane Steadman입니다. Steadman은 1982년 태양 그림이 포함된 “UGG AUSTRALIA” 로고도 상표로 등록했습니다.
호주의 어그 부츠가 미국으로 판매된 계기는 Steadman이 아닌 또 다른 호주인 서퍼 Brian Smith가 뉴욕과 캘리포니아의 도매상에게 공급하면서부터라고 합니다. Smith는 1987년 Ugg Holdings 라는 회사를 미국에 설립, “Original UGG Boot UGG Australia”라는 상표를 등록하고 Steadman의 호주 상표도 매입했습니다. 이후 Smith는 Ugg Holdings와 보유하고 있던 상표들을 미국의 Deckers Outdoor사에 매각합니다. Deckers사는 1999년부터 “UGG” 및 “UGG AUSTRALIA” 상표 등을 전세계 25개국에 등록하고 막강한 자본력을 앞세워 어그 부츠를 전세계에 홍보했습니다. 이 과정에서 헐리우드 스타들을 이용한 마케팅 전략이 주효했다고 합니다.
어그 부츠가 인기를 끌자 미국내의 제조 물량이 수요를 충족시키지 못했고 넘쳐나는 주문들은 호주의 소규모 부츠 제조사들에게 밀려들어왔습니다. 가내 수공업 수준의 많은 호주 부츠 제조사들은 Ugg라는 단어가 들어간 도메인을 사용하여 자체 웹사이트 및 eBay를 통해 전세계로 어그 부츠를 수출했습니다.
어그 부츠가 전세계적으로 인기를 끌자 미국의 Deckers사는 상표 침해를 근거로 호주의 부츠 제조사들에게 어그 부츠의 제조, 판매, 수출 중단, 도메인 사용 금지 등을 요구하는 경고장을 발송했고 호주의 제조사들은Australian Sheepskin Association (ASA)을 결성해서 Deckers사에 공동 대항을 했습니다. ASA는 Deckers사 소유의 호주 상표에 대해 불사용취소심판을 제기하여 “Ugh-Boots” 상표의 등록을 성공적으로 취소시켰습니다. 하지만 Luda Productions이 제기한 태양 그림이 포함된 “UGG AUSTRALIA” 로고에 대해서는 상표 사용실적이 인정받아 상표를 취소시키는 데 실패했습니다. 이후 이어진 여러 차례의 유사 상표의 출원, 이의 신청 등의 심사 및 심판과정에서 호주 특허청은 “ugg” 단어가 양가죽 신발을 통칭하는 업계의 관용적인 단어라고 평결하여 ugg라는 단어 외 식별력이 있는 다른 단어나 로고를 포함하지 않으면 등록을 허가해주지 않고 있습니다
어그 부츠 관련 가장 규모가 컸던 소송은 1998년 미국에서Deckers 사가 Koolaburra사를 상대로 제기한 상표침해금지, 부정경쟁방지, 부당이득반환 등을 요구하는 소송이었습니다. 8년에 이르는 긴 소송 기간 동안 두 회사는 Ugg라는 이름이 독특한 스타일의 양가죽 신발을 가리키는 업계의 관용적인지에 대해 치열한 법리 공방을 벌였으나 결국 법원은 Deckers사의 손을 들어줬습니다. Deckers사는 Oxford Dictionary에 Ugg Boots가 Deckers사의 상표라는 사실을 포함시키도록 청원하는 데에도 성공합니다. 이후 네덜란드 및 터키에서도 Deckers사의 어그 상표의 유효성 및 유사 상표 등록의 이의신청 관련 분쟁이 있었는데 모두 Deckers사의 승리로 끝이 났습니다.
최근에 Deckers사는 미국으로 어그 부츠를 수출하는 시드니 소재의 Australian Leather사를 상대로 Ugg라는 단어를 부츠에 사용하지 말것을 요구하는 소송을 미국법원에 제기해서 이 상표가 미디어의 주목을 받고 있습니다.
옛말에 재주는 곰이 부리고 돈은 주인이 번다는 말이 있습니다. 호주의 청정지역, 좋은 품질의 양털, 여유로운 문화 등의 이미지가 녹아 있는 이 브랜드의 법적 소유권이 미국 회사에 있다는 사실은 흥미롭습니다. 더욱 아이러니한 사실은 이 미국 회사가 “UGG AUSTRALIA” 라는 브랜드로 전세계에 판매하는 어그 부츠의 대부분은 중국에서 제조된 Made In China라는 것입니다. 호주에서 발원한 브랜드로 중국에서 제품을 만들어 팔아 생긴 이익을 미국 회사가 챙기는 형국입니다.
작성자: 김현태 호주변호사, 상표변리사
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